-A +A

Merkenpiraterij

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Koophandel
Plaats van uitspraak: Gent
Datum van de uitspraak: 
don, 17/03/2016
A.R.: 
A/14/03578

Er wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name:

Het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend.

De sanctie is de nietigverklaring met doorhaling:

Iedere belanghebbende kan de nietigheid inroepen van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4, sub d), e) en f) BVIE geen merkrecht wordt verkregen, indien de houder van de eerdere inschrijving of de in artikel 2.4, sub d), e) en f) BVIE bedoelde derde aan het geding deelneemt. De nietigheid moet worden ingeroepen binnen een termijn van 5 jaren, te rekenen van de datum van inschrijving (art. 2.28, 3., sub b) BVIE).

Kwade trouw is een generiek begrip.

Rechtsleer en rechtspraak zijn unaniem om te stellen dat de gevallen opgenomen in artikel 2.4, sub f) BVIE niet limitatief op te vatten zijn, en een illustratie vormen van gevallen waarin de kwade trouw moet worden aangenomen, naast andere.

Van de in artikel 2.4, sub f) BVIE opgenomen gevallen stelt de gemeenschappelijke commentaar bij het BVIE dat de kwade trouw zonder meer voortvloeit uit het geheel van de feiten: er is sprake van een objectieve kwade trouw wanneer de aangeduide omstandigheden verenigd zijn.

In alle andere niet nader in voornoemd wetsartikel opgesomde gevallen is het aan de partij die het bonafide depot bestrijdt, om aan te tonen waarom de omstandigheden waarin het depot is gebeurd, wijzen op kwade trouw.

De kwade trouw dient beoordeeld te worden op het tijdstip van het depot en rekening houdend met alle begeleidende omstandigheden

Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2016/20
Pagina: 
1483
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

De voorzitter in kortgeding

(Anticimex NV / ACE NV - Rolnr.: A/14/03578)

(…)

2. De vorderingen
Volgens haar syntheseconclusie neergelegd op 7 april 2015 vordert de NV ANTICIMEX, op de door haar ingestelde hoofdvorderingen, deze ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens:

het Beneluxmerk “HUNT”, gedeponeerd in het Beneluxmerkenregister op 18 juni 2013 en ingeschreven in het Beneluxmerkenregister onder het inschrijvingsnummer 0939447 voor de waren en diensten in klasse 5 en 37 nietig te verklaren en daarvan ambtshalve de doorhaling te bevelen voor alle klassen waarvoor het merk is ingeschreven;
NV ACE het verbod op te leggen om de naam “HUNT” of enige daarmee overeenstemmende naam of teken op enigerlei wijze als merk in welk register dan ook te deponeren voor identieke of soortgelijke waren en diensten als de waren en diensten waarvoor NV ANTICIMEX het teken “HUNT” gebruikt, op straffe van een dwangsom van 5.000 EUR per depot en per dag te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis;
te horen zeggen voor recht dat de NV ACE door het gebruik van het teken “HUNT” in de sector van de ongediertebestrijding inbreuk pleegt op artikelen VI.104 en VI.105, 1°, onder c) WER en dienvolgens NV ACE het verbod op te leggen om het teken “HUNT” te gebruiken voor waren en diensten die identiek of soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor ANTICIMEX het teken “HUNT” gebruikt, op straffe van een dwangsom van 5.000 EUR per inbreuk makend gebruik en per dag te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis;
NV ACE te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding die provisioneel begroot wordt op 1 EUR;
NV ACE te verwijzen in alle gedingkosten, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op 1.320 EUR, de kosten van de dagvaarding, begroot op 302,26 EUR alsmede de eventuele uitvoeringskosten;
het tussen te komen vonnis, zonder borgstelling en met uitsluiting van het kantonnement, uitvoerbaar bij voorraad te horen verklaren.
Op de door NV ACE ingestelde tegenvordering, vordert zij deze, indien ontvankelijk, ongegrond te verklaren en in ieder geval te zeggen voor recht dat ANTICIMEX door het gebruik van de oudere naam “HUNT” geen inbreuk pleegt op het jongere Beneluxmerk “HUNT” met inschrijvingsnummer 0939447 van ACE NV voor geen enkele van de waren en diensten waarvoor dit merk is ingeschreven, en in ondergeschikte orde, de door NV ACE gevorderde maatregelen ernstig te herleiden zoals in huidige syntheseconclusie uiteengezet.

Volgens haar synthesebesluiten neergelegd op 4 mei 2015, vordert de NV ACE op de hoofdvordering ingesteld door de NV ANTICIMEX, deze ongegrond te verklaren en de gevraagde maatregelen af te wijzen.

Op de door NV ACE ingestelde tegenvordering vordert zij:

deze ontvankelijk en gegrond te verklaren en bijgevolg;
te zeggen voor recht dat door gebruik te maken van het teken “HUNT” in het kader van haar ongediertebestrijdingsactiviteiten, NV ANTICIMEX inbreuk pleegt op de exclusieve rechten van NV ACE op haar “HUNT” Beneluxmerk met inschrijvingsnr. 0939447;
NV ANTICIMEX het verbod op te leggen om gebruik te maken van het teken “HUNT” of enig daarmee overeenstemmend teken, hetzij afzonderlijk, hetzij in combinatie met de termen “DPC”, “SYSTEM”, “Documented Pest Control System” of gelijkaardige termen ter onderscheiding van identieke of overeenstemmende waren of diensten waarvoor het werd ingeschreven, en meer bepaald de staking te bevelen van iedere verhandeling, verkoop, te koop aanbieding, promotie, het in voorraad houden en leveren van dergelijke producten en diensten, op straffe van een dwangsom van 5.000 EUR per dag vertraging om aan dit bevel gevolg te geven te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis en per afzonderlijk product dat zou worden verkocht, te koop aangeboden, in voorraad gehouden of gepromoot, per of afzonderlijke dienst die zou worden geleverd in strijd met dit stakingsbevel;
in ondergeschikte orde en in de mate dat de rechtbank zou overwegen om bij de beoordeling van het normale gebruik tijdens de relevante periode voorafgaand aan het depot rekening te houden met de stukken genoemd onder 3.1.2.3, iii) van deze besluiten, de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de EU:
“Is een nationale regeling van een lidstaat of, zoals in onderhavig geval, de landen van de Benelux, luidens dewelke de inschrijving van een merk kan worden nietig verklaard indien het depot ervan te kwader trouw werd verricht, waarbij de kwade trouw met name volgt uit het feit dat de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste 3 jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend, verenigbaar met:
- enerzijds, artikel 3, 2., aanhef en onder d) van de merkenrichtlijn;
- anderzijds, artikel 4, 4., c), i) van de merkenrichtlijn,
- mede in het licht van het feit dat de genoemde tweede bepaling als dusdanig niet werd omgezet in het nationaal recht van die lidstaat, of, zoals in onderhavig geval, de Benelux?”
ten slotte de NV ANTICIMEX te verwijzen in de gedingkosten, inbegrepen een rechtsplegingsvergoeding begroot op 165 EUR.
3. De feiten
De relevante feiten zijn als navolgend samen te vatten.

ANTICIMEX behoort tot een Zweedse groep die activiteiten ontwikkelt in de sector van ongediertepreventie en -bestrijding, en is ontstaan uit een fusie op 1 oktober 2007 tussen 3 Belgische vennootschappen, met name de BVBA Hunt, de NV Ondes en de NV Prohygiena.

Na de fusie was ANTICIMEX actief onder de vennootschapsnaam “ISS Hygiëne Services NV”, vanaf 2008 onder de naam “Pest Management Solutions NV” (afgekort: “PMS”) en vanaf 2010 als “ISS Pest Management Solutions NV”.

In 2013 nam de Zweedse groep ANTICIMEX de aandelen van NV ISS Pest Management Solutions over en werd de vennootschapsnaam gewijzigd in NV ANTICIMEX, die de vordering heeft ingeleid.

Voornoemde BVBA Hunt, die vanaf 2007 deel zou uitmaken van de fusiegroep ANTICIMEX, werd opgericht door de heer W.V. en was volgens ANTICIMEX van aanvang af actief onder de vennootschapsnaam, handelsnaam en gebruiker van het logo “HUNT” voor haar activiteiten van ongediertebestrijding.

Voornoemde W.V. bleef bestuurder van de gefuseerde groep tot 2010 en was tegelijk algemeen directeur via zijn management vennootschap Leon Invest Comm. VA.

In juni 2010 nam W.V. ontslag als bestuurder, en bleef algemeen directeur via zijn managementsovereenkomst.

Deze samenwerking werd in 2012 door NV ANTICIMEX beëindigd: de managementovereenkomst voorzag een niet-concurrentiebeding gedurende 3 jaar na beëindiging ervan.

De NV ACE werd in 1989 opgericht door de heer M.D., mevrouw M.D. en mevrouw D.V.

De vennootschap heeft als statutair doel:

“het uitbaten van een spijshuis, verbruiksalon, drankgelegenheid en restauratiehouder;
het uitbaten van groothandel in bieren, limonade, cola, fruitsap, water, kortom van alle dranken in de meest uitgebreide zin;
het beheren van een onroerend patrimonium door het stellen van alle beheersdaden, onder meer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, bouwwerken laten uitvoeren, dit alles in de ruimste zin;
het beheren van een roerend patrimonium, inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden;
het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin;
het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten op knowhow en ontwikkelde procedés.”
In 2005 werd het maatschappelijk doel uitgebreid met de volgende activiteiten:

“Het verlenen van financiële, administratieve, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en personen;
de organisatie van opleidingen en seminaries van welke aard ook, alsmede alle activiteiten die hiermee verbonden zijn of enigszins verband kunnen houden;
in- en uitvoer van groot- en kleinhandel in alle producten van welke aard ook.”
De NV ACE zegt het voornemen te hebben opgevat om zich toe te leggen op de sector van de ongediertebestrijding, en aanverwante producten, die zij wil commercialiseren onder de benaming “HUNT”.

Deze naam werd volgens NV ACE gelanceerd door W.V., oprichter van HUNT BVBA en schoonbroer van T.G., één van de bestuurders van NV ACE.

Als benaming die volgens ACE niet langer in de handel werd gebruikt, achtte zij dit teken vrij en beschikbaar.

Daartoe werd door de NV ACE op 18 juni 2013 een Beneluxaanvraag ingediend voor het teken “HUNT” voor goederen en diensten in klasse 5 (preparaten voor het weren van ongedierte; producten voor het verdelgen van ongedierte; middelen ter verdelging van ongedierte) en 37 (verdelging van ongedierten anders dan in de landbouw; verstrekken van informatie over ongedierteverdelging, anders dan voor land-, bos- of tuinbouw), en werd ingeschreven onder het nummer 0939447.

NV ANTICIMEX stelt dat zij de benaming “HUNT” courant is blijven gebruiken als merk in de sector waarin zij actief is tot op de dag van vandaag.

Zij heeft in de loop van mei 2014 kennis genomen van het op naam van de NV ACE ingeschreven depot als Beneluxwoordmerk van de benaming “HUNT”.

Gelet op de nauwe familiebanden tussen de heren T.G. en W.V. gaat ANTICIMEX ervan uit van dat het depot door ACE te kwader trouw is ingefluisterd door W.V. die de benaming “HUNT” heeft geïntroduceerd en zeer goed bekend was met het courante voorgebruik ervan door de voorganger van ANTICIMEX.

Nadat een ingebrekestelling aan ACE op 19 juni 2014 met verzoek tot overdracht van het woordmerk “HUNT” en aanmaning tot stopzetting van het gebruik ervan, enkel de melding van een tussenkomst van een raadsman voor ACE tot resultaat had, en nadat een tweede ingebrekestelling van ANTICIMEX op 7 juli 2014 evenmin het gewenste effect sorteerde, is ANTICIMEX overgegaan tot het uitzenden van een dagvaarding ten gronde op 22 september 2014.

4. Beoordeling
HOOFDVORDERING
Vordering tot nietigverklaring wegens registratie te kwader trouw
Eiseres baseert haar vordering op een inbreuk op artikel 2.4, sub f), 1° BVIE.

Er wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk waarvan het depot te kwader trouw is verricht, met name:

Het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend.

De sanctie is de nietigverklaring met doorhaling:

Iedere belanghebbende kan de nietigheid inroepen van de inschrijving van het merk waarvoor krachtens artikel 2.4, sub d), e) en f) BVIE geen merkrecht wordt verkregen, indien de houder van de eerdere inschrijving of de in artikel 2.4, sub d), e) en f) BVIE bedoelde derde aan het geding deelneemt. De nietigheid moet worden ingeroepen binnen een termijn van 5 jaren, te rekenen van de datum van inschrijving (art. 2.28, 3., sub b) BVIE).

Kwade trouw is een generiek begrip.

Rechtsleer en rechtspraak zijn unaniem om te stellen dat de gevallen opgenomen in artikel 2.4, sub f) BVIE niet limitatief op te vatten zijn, en een illustratie vormen van gevallen waarin de kwade trouw moet worden aangenomen, naast andere.

Van de in artikel 2.4, sub f) BVIE opgenomen gevallen stelt de gemeenschappelijke commentaar bij het BVIE dat de kwade trouw zonder meer voortvloeit uit het geheel van de feiten: er is sprake van een objectieve kwade trouw wanneer de aangeduide omstandigheden verenigd zijn.

In alle andere niet nader in voornoemd wetsartikel opgesomde gevallen is het aan de partij die het bonafide depot bestrijdt, om aan te tonen waarom de omstandigheden waarin het depot is gebeurd, wijzen op kwade trouw.

Eiseres beroept zich uitsluitend op het eerste voorbeeld vervat in voormeld wetsartikel en kan in beginsel aan haar bewijsplicht voldoen door aan te tonen dat de geschetste omstandigheden in het opgenomen voorbeeld waarin moet aangenomen worden dat er sprake is van kwade trouw, daadwerkelijk verenigd zijn.

De rechtbank zal nagaan of de componenten zoals opgesomd in artikel 2.4, sub f), 1° BVIE aanwezig zijn, en zelfs indien er twijfel zou blijven over de realiteit van één van deze omstandigheden, staat het haar niettemin vrij rekening te houden met andere begeleidende omstandigheden.

De kwade trouw dient beoordeeld te worden op het tijdstip van het depot en rekening houdend met alle begeleidende omstandigheden (HvJ 11 juni 2009, Lindt & Sprügli / Franz Hauswirth, BIE 2009, 59).

Het is verder niet in discussie dat de kwade trouw dient beoordeeld te worden op het moment van het depot, dit is 18 juni 2013.

(i) De wetenschap van de deposant van een voorgebruik door een derde van hetzelfde teken
De vervulling van deze voorwaarde is niet ernstig te betwisten: ACE zet in haar synthesebesluiten (randnr. 5) uiteen dat de keuze voor een passende benaming van haar activiteiten uitsluitend geïnspireerd werd door een nabij familielid van één van haar bestuurders, die ervan uitging dat de voordien door de BVBA HUNT, rechtsvoorganger van eiseres, gebruikte benaming “HUNT”, in onbruik zou geraakt zijn.

Dit impliceert voldoende het feit van wetenschap van het voorgebruik.

(ii) Afwezigheid van toestemming door de derde
Het voldaan zijn van deze voorwaarde is evenmin voor betwisting vatbaar: noch impliciet noch expliciet wordt voorgehouden dat de toestemming van de voorgebruiker in wiens rechten eiseres is getreden, zou gevraagd, dan wel verkregen zijn: in de zienswijze van verweerster is dergelijke toestemming immers overbodig.

(iii) Overeenstemming tussen teken waarop de voorgebruiker zich beroept met het gedeponeerde merk en soortgelijkheid van de waren of diensten
Deze voorwaarden dienen cumulatief vervuld te zijn en worden bijgevolg in hun geheel getoetst.

De beoordeling van overeenstemming tussen teken en aangevallen merk is tevens in functie van de soortgelijkheid: welnu de diensten en producten waarvoor de rechtsvoorganger van eiseres de benaming “HUNT” heeft aangewend (ongediertebestrijding) zijn volstrekt identiek aan deze waarvoor verweerster een inschrijving heeft genomen in warenklasse 7: “Preparaten voor het weren van ongedierte; producten voor het verdelgen van ongedierte; middelen ter verdelging van ongedierte”, en dienstenklasse 37: “Verdelging van ongedierte, anders dan in de landbouw; verstrekken van informatie over ongedierteverdelging, anders dan voor land-, bos- en tuinbouw”.

Nu zij overigens zelf stelt zich nog in een voorbereidende fase te bevinden, is een concrete vergelijking van waren en diensten onmogelijk, doch de waren en diensten waarvoor ACE opteerde in de Beneluxinschrijving, laten geen twijfel omtrent de soortgelijkheid ervan.

Wat de overeenstemming tussen teken en gedeponeerd merk daarentegen betreft, doet verweerster gelden dat het door haar gedeponeerde woordmerk (“HUNT”) niet identiek is aan het door eiseres (voor)gebruikte teken.

Zij stelt in het bijzonder dat het woord “HUNT” door eiseres nooit als op zichzelf staand teken werd gebruikt, maar systematisch in combinatie met een reeks bijkomende elementen, zoals andere benamingen en logo's.

De overeenstemming dient afgemeten te worden aan deze zoals ze door de gemiddelde consument van het product of de dienst gepercipieerd kan worden.

Uit de door eiseres voorgelegde stukken is op te maken dat zij het teken “HUNT” weliswaar vaak liet vergezellen van een driehoekig logo dat achter aan de benaming toegevoegd werd: het staat vast en is voor geen redelijke betwisting vatbaar dat in deze combinatie de benaming “HUNT” prominent is en het logo als aanvullende en begeleidende verfraaiing moet opgevat worden om de aantrekkingskracht van waren en diensten die door hun aard (ongediertebestrijding) weinig tot de verbeelding spreken, te verhogen.

De rechtbank wordt voorts niet overtuigd door het betoog van verweerster dat de benaming “HUNT” steeds in een bepaalde combinatie met andere namen zou verschijnen waardoor zij de indruk zou wekken bij het in aanmerking te nemen publiek dat deze woordencombinatie in haar geheel onderscheidend zou zijn voor een bepaald product, dienst, dan wel als handelsnaam (zie infra).

Primo blijkt uit de door eiseres voorgelegde stukken dat het teken “HUNT” uiteenlopende toepassingen kent op zichzelf, zonder bijvoeging van het logo, en zonder te worden gekoppeld aan andere benamingen.

“HUNT” is geen pure fantasienaam doch de Engelse vertaling van “jacht”, en roept op zichzelf een begripsmatige connotatie op met de activiteiten van ongediertebestrijding en -verjaging.

Secundo moet het voor elke gemiddelde consument duidelijk zijn dat de wijze waarop “HUNT” in de gevallen dat het wél samen met andere tekens wordt gecombineerd zoals in briefwisseling onder de vorm van orderbevestigingen, offertes en dies meer, visueel niet anders kan gepercipieerd worden dan als een onderdeel van de merkenportefeuille van ANTICIMEX/ISS.

De illustratie van verweerster als voorbeelden van haar stelling desbetreffend (randnr. 52) bewijzen eerder het tegendeel:

(…)

Ongeacht de vraag of het gaat om handelsbenamingen dan wel merken, geeft dergelijke visuele voorstelling door de compartimentering (links) en door de benadrukking met een eigen kleur en als onderdeel van ISS (“part of ISS”) (rechts), geen andere boodschap dan dat “HUNT”, “PROHYGIENA” en “ONDES” 3 op zichzelf staande commerciële uithangborden zijn die ressorteren onder een zelfde groep ISS, en onder die koepel voortbestaan.

Eén en ander is bijaldien slechts bij machte het individueel karakter van elk onderdeel te accentueren.

Ten slotte geldt dat verweerster zich niet in haar voordeel kan verschuilen achter het feit dat zij nog niet weet op welke manier zij haar depot commercieel zal toepassen.

Er is geen twijfel mogelijk dat er, rekening houdend met het feit dat de producten en diensten waarvoor een depot werd genomen, zonder meer samenvallen met deze waarvoor “HUNT” werd gebezigd, een voldoende mate van overeenstemming tussen het teken en het gedeponeerd merk bestaat die de gemiddelde consument een verband kan doen leggen met de oorspronkelijke gebruiker van het gedeponeerde woordmerk.

Uit wat voorafgaat volgt dat in elk document waarbij “HUNT” als zelfstandig waar te nemen teken werd afgebeeld of gedrukt in de zin zoals hiervoor beschreven, als een gebruik of toepassing van het gedeponeerd merk geldt.

(iv) Normaal gebruik binnen de laatste 3 jaar in het Beneluxgebied (art. 2.4, sub f), 1° BVIE) of buiten het Beneluxgebied (art. 2.4, sub f), 2° BVIE)
Het voor het depot bezwarend voorgebruik dient zich te situeren in de periode tot 3 jaar voorafgaand aan het depot, met name tussen 18 juni 2010 en 18 juni 2013.

Het normale karakter van het gebruik impliceert noodzakelijk een gebruik te goeder trouw: bij voorgebruik dat niet aan die omschrijving beantwoordt, zal gewoonlijk geen sprake zijn van een rechtmatig belang van de voorgebruiker bij het betreffende teken, dat de deposant van een daarmee overeenstemmend teken zou moeten ontzien.

Waar de voorwaarde mag gesteld worden dat het voorgebruik “op normale wijze” plaatsvindt, is het redelijk aan dit gebruik de eisen te stellen die ook voor het “rechtshandhavend” gebruik van artikel 2.26, 2. BVIE gelden (T. Cohen Jehoram, C.J.J.C Van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, Industriële Eigendom, Deel 2, Merkenrecht, Studenteneditie, Kluwer, 2009, nr. 6.2.11.5, p. 241).

De beoordeling van het normale karakter van het gevergde voorgebruik gebeurt aan de hand van een aantal parameters die in de rechtspraak en rechtsleer zijn gevormd, waarbij het Hof heeft benadrukt dat normaal gebruik onder de richtlijn op eenzelfde manier geïnterpreteerd moet worden als onder de gemeenschapsverordening (HvJ 11 maart 2003, C-40/01, Ansul / Ajax, BIE 2003, 90, IER 2003, Bull.BMM, 2003-3, p. 142, r.o. 30).

Onder gebruik wordt mede verstaan, het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd (HvJ 25 oktober 2012, C-553/11, Rintisch, IER, 2013/30; HvJ 18 juli 2013, C-252/12, Specsavers, IER, 2013/54).

Eiseres brengt de volgende documenten voor als bewijzen van gebruik: vermeldingen op de website, bewijs van registratie domeinnaam www.hunt.be vanaf 1 november 1997, 30 offertes gespreid in de periode 2010-2013, 6 onderhoudsovereenkomsten in 2010 en 32 orderbevestigingen in de periode 2010-2013.

Deze documenten tonen het gebruik aan van het teken “HUNT” in het briefhoofd van commerciële documenten en opschrift, als verwijzing naar de activiteiten die voordien samen met PROHYGIENA en ONDES werden uitgeoefend; in een beduidend aantal andere documenten wordt het gebruik van “HUNT” gecombineerd met “DPC SYSTEM”, met als verklarend onderschrift “Documented Post Control System”.

In deze laatste combinatie worden de termen DPC SYSTEM niet gebruikt als een teken dat de bedoeling heeft een onderliggende dienst of product te onderscheiden, en gaat het om een verduidelijking van wat “HUNT” voorstelt, te weten een geheel van producten en ingrepen die ongedierte weghouden dan wel verdelgen.

Ook in dergelijke configuratie behoudt de benaming “HUNT” in de eerste plaats de onderscheidende en herkomstfunctie die aan een merk toekomt.

In andere documenten uit de relevante periode en onder meer correspondentie met cliënteel wordt uitdrukkelijk een dringende tussenkomst van “HUNT” gevraagd (stukken B 7 4 tot 8).

“HUNT” wordt verder zichtbaar afgedrukt op de werkkledij van werknemers, en op gereedschapsdozen die direct bedoeld zijn om te gebruiken in de strijd tegen ongedierte.

Eiseres tracht verder aan te tonen dat zij ook actueel nog een dergelijk gebruik maakt van deze benaming, waarbij dient rekening te worden gehouden met de overweging dat van haar niet verwacht kan worden zich ten volle in te zetten op het commercialiseren van het merk zolang over de gebruiksrechten onzekerheid hangt.

Terwijl verweerster betoogt dat de periode na 18 juni 2013 uit het vizier dient te blijven ter beoordeling van de kwade trouw, vormt dit wel een feitelijk bewijs van een onafgebroken voorgebruik dat ook na de bewuste referteperiode is blijven voortduren, en dat in aanmerking kan komen als begeleidende omstandigheid.

De rechtbank is verder van oordeel dat eiseres over de relevante periode tussen 18 juni 2010 en 18 juni 2013 zelf, in tempore non suspecto, voldoende documenten voorbrengt waaruit blijkt dat zij aanhoudend moeite heeft gedaan om afzet te vinden of te behouden voor haar producten en/of diensten en zo mogelijk haar marktaandeel uit te breiden, via publiciteit en aanwezigheid in vaktijdschriften, terwijl haar inspanningen consequent gespreid zijn in de tijd.

Op geografisch vlak concentreerde eiseres zich in de referteperiode op actie in geheel België, waarbij gebruik in één van de Beneluxlanden voldoende is om te gelden als normaal gebruik van het merk in de Benelux.

Voorts wordt uit wat vooraf gaat voldoende aangetoond dat “HUNT” wel degelijk als een authentiek merk is gebruikt en niet als een handelsnaam.

De handelsnaam is de naam waaronder de handelsonderneming die wordt geleid door een fysieke persoon of een rechtspersoon, gekend is of geëxploiteerd wordt. Onder die naam drijft een handelaar zijn handel en neemt hij aan het handelsverkeer deel. De handelsnaam dient in de eerste plaats om de handelsactiviteit van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. De handelsnaam is vaak gelijk aan de maatschappelijke of de vennootschapsnaam (P. Maeyaert, Bescherming van de handelsnaam en vennootschapsnaam in België, Brussel, Larcier, 2006, nr. 3).

Hiervoor werd overwogen dat na de fusie de groep van eiseres zich gaandeweg verder profileert onder de respectievelijke groepsbenamingen “ISS Hygiëne Services NV” na de fusie, vanaf 2008 onder “Pest Management Solutions NV” (afgekort: “PMS”) en vanaf 2010 onder “ISS Pest Management Solutions NV”.

Uit alle voorliggende documenten blijkt dat eiseres een duidelijk onderscheid maakt tussen de handelsbenaming “ISS Pest Management Solutions NV” en de merken waarmee zij werkt: een onderneming heeft nooit meer dan één handelsnaam maar kan wel meerdere merken beheren.

Dezelfde documentatie geeft aan dat eiseres zich ondubbelzinnig als “ISS Pest Management Solutions” profileert waarvoor zij een aparte plaats voorziet in haar briefhoofding, die als de enige gebruikte handelsbenaming van eiseres in de betrokken periode moet worden beschouwd.

De benaming “HUNT”, die in oorsprong en voor de fusie gold als één van de samenstellende vennootschappen, wordt nadien expliciet uitgespeeld als één van de “brands” waaronder eiseres haar producten en diensten op de markt aanbiedt, en als onderdeel van ISS (“part of ISS”).

Daarbij komt dat, zelfs indien verweerster aannemelijk zou kunnen maken dat “HUNT” als handelsnaam te aanzien is, het in aanmerking komend publiek het gebruik van een handelsnaam in feite kan opvatten als gebruik van een teken waarmee de aangeboden en verleende diensten van die van anderen worden onderscheiden.

Juist in het geval van dienstmerken valt in de praktijk al snel aan te nemen dat het gebruik van de handelsnaam ook dient ter onderscheiding van de door de onderneming aangeboden diensten. Datzelfde geldt voor waren als de handelsnaam erop ostentatief wordt aangebracht (T. Cohen Jehoram, C.J.J.C Van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, Industriële Eigendom, Deel 2, Merkenrecht, Studenteneditie, Kluwer, 2009, nr. 11.3.6, p. 454-455 met verwijzing naar rechtspraak HvJ 11 september 2007, C-17/06, Céline, IER, 2007/102 en Beneluxhof 20 december 1996, Europabank / Banque pour l'Europe, NJ 1997, 313, BIE 1998, 58, IER 1997, 18).

Ten overvloede geeft de rechtbank nog mee dat de opvatting van (een deel) van de rechtsleer dat uit de niet-omzetting van artikel 4, 4. van de merkenrichtlijn zou moeten afgeleid worden dat het voorgebruik van een handelsnaam niet schadelijk kan zijn voor een later depot als merk, geenszins unaniem gedeeld wordt.

Er bestaat een reële behoefte aan een (zekere) bescherming van oudere handelsnamen tegen toe-eigening daarvan door een later merkdepot. Derhalve verdient het aanbeveling om alsnog over te gaan tot implementatie van artikel 4, 4., b) van de merkenrichtlijn. Daarbij valt nog op te merken dat de niet-implementatie van die bepaling nergens is toegelicht, en, mede gezien de betrokken belangen, de indruk ontstaat dat het verzuim deze bepaling te implementeren geen bewuste keuze is geweest. Tot slot kan in dit verband nog worden opgemerkt dat het niet implementeren van artikel 4, 4., b) van de merkenrichtlijn tot de evident niet gewenste consequentie zou kunnen leiden dat omdat deze bepaling niet is geïmplementeerd, ook geen nietigheidsgronden mogen worden toegepast die in feite neerkomen op de bescherming van de oudere handelsnaamrechten (T. Cohen Jehoram, C.J.J.C Van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, Industriële Eigendom, Deel 2, Merkenrecht, Studenteneditie, Kluwer, 2009, nr. 6.2.10, p. 235).

De door verweerster verdedigde leer lijkt ten slotte niet verenigbaar met de recente wetgevende initiatieven die tenderen naar een toenemende bescherming van de handelsnaam in een merkenrechtelijke context (VO EU 2015/2424 publ. 16 december 2015 tot wijziging VO 207/2009 - MRI 2015/2436 publ. 23 december 2015).

(v) Andere elementen die wijzen op kwade trouw
Eiseres ziet voorts in de totale afwezigheid van enige activering van het op 18 juni 2013 door verweerster gedeponeerde merk een bijkomend element van kwade trouw.

Zij werpt verweerster in wezen het verwijt van merkenpiraterij voor de voeten: het enige aantoonbare gebruik van het depot door verweerster strekt ertoe om haar het verdere legitieme gebruik van de benaming “HUNT” te verhinderen, zoals blijkt uit de ingestelde tegenvordering.

Verweerster ontkent dit niet en geeft evenmin aan voorbereidingen te hebben getroffen met het oog op een daadwerkelijke activering van het gedeponeerde merk: de NV ACE heeft actueel als NACE-BEL acitviteitscode 70220 “Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering”, hetgeen een heel eind verwijderd is van de activiteiten van ongediertebestrijding waarin zij een depot heeft genomen.

Partijen zijn geen concurrenten op de betrokken markt.

Het komt de rechtbank voor dat verweerster die tot op heden haar merkdepot niet, dan wel oneigenlijk gebruikt om eiseres “een hak te zetten”, hierdoor in de feitelijke context blijk geeft van handelingen die bijkomend haar kwade trouw aantonen.

Besluit: de inschrijving depot dient nietig te worden verklaard wegens depot te kwader trouw.

Overige vorderingen
De overige vorderingen worden door verweerster algemeen betwist in de zin dat zij ervan uitgaat dat eiseres niet aan de wettelijke vereisten voldoet om deze te stellen.

Nu hiervoor wordt aangetoond dat het tegendeel door eiseres aangetoond is, komt het gepast voor de haar gevorderde maatregelen die kaderen in een betrachting om de definitieve staking en stopzetting van het gebruik van het gewraakte teken te kunnen afdwingen, toe te kennen, in de mate dat zij inbreuken uitmaken op de artikelen VI.104 en VI.105, 1°, sub c) WER, en met de matiging van de gevraagde dwangsom zoals in het dispositief bepaald.

Aan het onderdeel van de vordering om verweerster verbod op te leggen om de naam “HUNT” of elke daarmee overeenstemmende naam of teken “op enigerlei wijze” als merk “in welk register dan ook” te deponeren voor identieke of soortgelijke waren en diensten als de waren en diensten waarvoor ANTICIMEX NV het teken “HUNT” gebruikt, op straffe van een dwangsom, kan geen gevolg gegeven worden.

Door in te gaan op dit onbeperkte en globaal geformuleerde verbod zou de rechtbank anticipatief ingrijpen op de uitoefening van mogelijke toekomstige rechten van verweerster die thans louter hypothetisch zijn.

Uitvoerbaarheid bij voorraad
Aan de vraag tot uitvoerbaarheid bij voorraad kan te dezen geen gevolg worden verleend: artikel 1.14 BVIE voorziet dat gerechtelijke beslissingen die de doorhaling uitspreken slechts kunnen worden uitgevoerd indien deze beslissing niet meer vatbaar is voor verzet, hoger beroep, noch voor voorziening in cassatie.

Elke wijziging wordt pas ingeschreven van zodra een beslissing tot doorhaling kracht van gewijsde heeft bekomen.

TEGENVORDERING
De tegenvordering is, gelet op de gegrondheid van de hoofdvordering, zonder voorwerp.

5. Beslissing
Rechtdoende op tegenspraak,

Rechtdoende op de hoofdvordering,

Verklaart deze ontvankelijk en gegrond in de volgende mate,

Stelt de nietigheid vast van het Beneluxmerk “HUNT” wegens depot te kwader trouw, zoals gedeponeerd in het Beneluxmerkenregister op 18 juni 2013 en ingeschreven in het Beneluxmerkenregister onder het inschrijvingsnummer 0939447 voor de waren en diensten in klasse 5 en 37 en beveelt ambtshalve de doorhaling ervan voor alle klassen waarvoor het merk is ingeschreven.

Zegt voor recht dat NV ACE door het gebruik van het teken “HUNT” in de sector van de ongediertebestrijding inbreuk pleegt op artikelen Vl.104 en Vl.105, 1°, onder c) WER en legt NV ACE het verbod op om het teken “HUNT” te gebruiken voor waren en diensten die identiek of soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor ANTICIMEX het teken “HUNT” gebruikt, op straffe van verbeuren van een dwangsom van 2.500 EUR per inbreuk makend gebruik en per dag te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis, en met een maximum van 500.000 EUR.

Veroordeelt NV ACE tot betaling van een schadevergoeding die provisioneel begroot wordt op 1 EUR.

Verwijst NV ACE in de kosten van het geding, begroot op 302,26 EUR dagvaarding en rolstelling, meer 1.320 EUR rechtsplegingsvergoeding aan de zijde van NV ANTICIMEX, registratie- en expeditierechten niet inbegrepen.

(…)

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 16/07/2017 - 11:12
Laatst aangepast op: zo, 16/07/2017 - 11:12

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.