Art. 2.20 ter.l. b BVIE, stelt dat wanneer een merk zonder de toestemming van de houder is ingeschreven op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger van een persoon die de houder van dat merk is, de houder gerechtigd is een van beide of beide volgende handelingen te verrichten:
a. zich te verzetten tegen het gebruik van het merk door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger;
b. de overdracht van de inschrijving te zijnen gunste te vorderen.
In de bijzondere situatie, waarbij een merk zonder de toestemming van de houder werd ingeschreven op naam van een gemachtigde of vertegenwoordiger van een persoon die de houder van dat merk is, heeft de houder niet enkel het recht om zich te verzetten tegen het gebruik en de doorhaling te vragen van de registratie van zijn merk door de genoemde persoon, maar eveneens om de overgang van de inschrijving ten zijnen behoeve te vorderen (artikel 2.20 ter.l.b BVIE).
Deze vordering zal niet slagen wanneer de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelswijze (door o.m. legitieme redenen) kan rechtvaardigen (M.C. Janssens, Handboek Merkenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2019, p. 278).
De onrechtmatige aanvraag door een gemachtigde (zogenaamd agentenmerk) vormt een bijzondere situatie van kwade trouw. Het gaat over de situatie waarbij een merk op eigen naam werd aangevraagd door een gemachtigde of vertegenwoordiger van de rechtmatige houder zonder toestemming van laatstgenoemde. Artikel 2.2. ter. 3. BVIE staat toe dat de rechtmatige houder tegen een dergelijke aanvraag oppositie instelt of later de nietigverklaring vordert.
Een vergelijkbare regeling wordt voorgeschreven in het onderdeel over de rechten van de merkhouder. Als een agentenmerk zou zijn ingeschreven, kan de rechtmatige houder derhalve onmiddellijk de inschrijving van het merk op zijn naam vorderen (artikel 2.20 ter 1.b BVIE). Deze nieuwe vorm van rechtsherstel heeft het voordeel dat de prioriteitsdatum kan worden behouden.
De woorden gemachtigde en vertegenwoordiger worden ruim uitgelegd zodat zij betrekking hebben op alle vormen van relaties die gebaseerd zijn op een overeenkomst waarbij een van de partijen de belangen van de andere vertegenwoordigt, los van de kwalificatie van de contractuele relatie tussen de houder of de opdrachtgever aan de aanvrager van een Uniemerk. Het volstaat dat er een overeenkomst tussen partijen bestaat. Het is niet noodzakelijk dat de overeenkomst tussen de partijen nog van kracht is bij de indiening van de merkaanvraag. De houder van het merk wordt immers beschermd, zelfs na de beëindiging van de contractuele relatie waaruit een vertrouwensverplichting voortvloeide. (M.C. Janssens, Handboek Merkenrecht, Antwerpen, Intersentia, 2019, p. 179-181).
De vordering tot overdracht/opeising kan gesteund op zowel art. 2.20 ter.l.b BVIE als op gemeenrechtelijke gronden te weten het leerstuk van de onrechtmatige daad, subsidiair op de rechtsfiguur van zaakwaarneming, en meest subsidiair op de rechtsfiguur van verrijking zonder oorzaak.
Of de vordering beoordeeld wordt op grond van art. 2.20 ter 1.b BVIE of op grond van het gemeen recht (in het bijzonder onrechtmatige daad) het resultaat is steeds hetzelfde: wanneer de verweerder zonder toestemming van de merkhouder in eigen naam om een inschrijving verzocht heeft voor een merk waarop enkel de merkhouder appellante aanspraak kon maken, hetgeen leidt tot een onterechte toestand die juridisch hersteld dient te worden door overdracht van de merkinschrijving aan appellante. Wanneer het ongeoorloofde merkdepot vreemd is aan de contractuele relatie tussen de partijen, is het het beroep op de rechtsfiguur van de onrechtmatige daad perfect verantwoordbaar.
Anders dan de beoordeling van de kwade trouw, is de beoordeling van de onrechtmatige daad niet beperkt tot het ogenblik van het kwestieuze Beneluxdepot; in casu bestaat de onrechtmatige daad uit een geheel van handelingen, waaronder het indienen van het depot, het aanbod tot overdracht van het depot van het Benelux-merk en de daarop volgende weigering om effectief tot overdracht over te gaan, het gebruik van het bewuste merk voor eigen producten en de herhaalde pogingen om op grond van het kwestieuze depot, het legitieme Uniemerk gedeeltelijk nietig te laten verklaren door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie. Het zich onrechtmatig toe-eigenen van merkrechten die toekomen aan de partij met wie men een licentieovereenkomst aan het onderhandelen is, is strijdig met de eerlijke marktpraktijken en schaadt de partij die een rechtmatige aanspraak heeft op deze merkrechten.
Het is ook daardoor aan te merken als een onrechtmatige daad. De schade bestaat erin dat ANGELCARE niet langer ten volle kan beschikken over haar handelsnaam en merk.
Wanneer de voorwaarden voor buitencontractuele aansprakelijkheid zijn vervuld. kan de merkhouder aanspraak maken op herstel in natura van de schade ontstaan door de onrechtmatige daad en vordert met reden de overdracht van het Beneluxmerk aan haar op grond van art. 2.20 ter 1.b BVIE, minstens op grond van art. 1382 BW.